Bogotá, D. C., siete (7) de mayo del dos mil quince (2015)






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA


Bogotá, D.C., siete (7) de mayo del dos mil quince (2015)

Radicación núm.: 11001-0324-000-2010-00022-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso TRIDEX FARMACEUTICA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra las Resoluciones números 25887 de 25 de julio de 2008, 30925 de 26 de agosto de 2008 y 35131 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca TRIDEX para las Clase 3ª (nominativa), 5ª (mixta) y 35 (mixta) de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de la marca STRIDES TAZPEN (mixta) a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª.
I.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
II.- LA DEMANDA
La sociedad demandante presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
2.1.- Pretensiones.
“2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 25887 del 25 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-128176, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES TAZPEN (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30925 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-128176, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 25887 del 25 de julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 35131 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07-128176, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 25887 de 2008, ya referida.
2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES TAZPEN” (MIXTA) Clase 05 Internacional.
2.5 Condenar en costas a la parte demandada.
2.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial.” (Fls. 23 y 24 del expediente – mayúsculas sostenidas del texto original)
2.2.- Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
2.2.1. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro como marca del signo mixto “STRIDES TAZPEN” para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional (producto farmacéutico a base de piperacilina y tazobactam), petición que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.
El signo solicitado es el siguiente:

2.2.2. Dentro del término legal de la publicación la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. se opuso a dicha solicitud con fundamento en la confundibilidad con sus marcas registradas “TRIDEX” para productos de las Clase 3ª y 5ª, e igualmente para servicios de la Clase 35, signos cuya estructura es la siguiente:
TRIDEX

(Nominativa en la Clase 3ª)


(Mixta en las Clases 5ª y 35)
2.2.3. Mediante Resolución número 25887 del 25 de julio de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la mencionada oposición y concedió el registro solicitado.
2.2.4. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la citada resolución, el primero de ello resuelto por la División de Signos Distintivos a través de la Resolución número 30925 del 26 de agosto de 2008, que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada.
2.2.5. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución número 35131 del 19 de septiembre de 2008 resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión de conceder el registro de la marca mixta “STRIDES TAZPEN” a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.
2.3.- Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas disposiciones manifestó:
2.3.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó un adecuado examen de fondo sobre la semejanza y confundibilidad de las marcas enfrentadas y, en consecuencia, los actos que expidió son ilegales por encontrarse falsamente motivados.
2.3.2. Que la marca solicitada que incluye la palabra STRIDES es claramente confundible con la marca TRIDEX, sin que la expresión TAZPEN que se agrega con el único propósito de eludir la semejanza de esas denominaciones sea lo suficientemente distintiva, pues es derivada o evocativa de un principio activo o denominación genérica de un elemento para la elaboración de medicamentos de uso frecuente en la industria farmacéutica que, por lo tanto, es inapropiable en exclusiva por una sociedad en particular.
2.3.3. Que la expresión TAZPEN es en extremo débil y carece de fuerza distintiva; que la partícula TAZ constituye un apócope de TAZOBACTAM y la terminación PEN evoca la idea de PENICILINA (cuyos derivados están presentes en la piperacilina); que en esa perspectiva lo usual es que se haga abstracción de esa expresión en el examen de confundibilidad, más aun si se tiene en cuenta que por regla general los radicales comunes son excluidos de las comparaciones efectuadas para determinar confusiones entre signos; que aunque en este caso el radical no es común, la extensión TAZPEN, al ser un apócope de TAZOBACTAM + PENICILINA, es utilizada comúnmente; y que para demostrar que efectivamente la expresión TAZPEN es apócope de TAZOBACTAM + PENICILINA (antibiótico betalactámico) deben tenerse los antecedentes encontrados en el registro marcario (cita un total de 69 marcas de productos farmacéuticos, en cuyas denominaciones se incluyen, en unas, la partícula TAZ, y en otras, la partícula PEN1).
2.3.4. Que la expresión “STRIDES” constituye una transliteración de la marca “TRIDEX” y es similarmente confundible con ésta desde los puntos de vista gramatical, ortográfico y fonético, más aun si se tiene en cuenta que el consumidor promedio no cuenta la primera “S” de la palabra “(S)TRIDES” como una sílaba.
2.3.5. Que la Superintendencia ignoró sus propios parámetros y la jurisprudencia del Consejo de Estado que indican que la mera posibilidad de confusión es motivo suficiente para negar el registro de un signo similar a uno ya registrado.
2.3.6. Que el elemento gráfico de la marca “STRIDES TAZPEN” no le otorga ninguna distintividad, siendo preponderante en ella la parte denominativa, la que tiene evidente similitud con la palabra “TRIDEX”.
2.3.7. Que las marcas enfrentadas distinguen productos de la misma clase, esto es, productos farmacéuticos.
2.3.8. Que la Superintendencia con sus decisiones desconoció el deber de proteger la propiedad intelectual, tal como lo ordena el artículo 61 de la C.P.
III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
3.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que la marca demandada no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de esta normativa, al no ser confundible con la marca TRIDEX de la demandante.
Afirmó al respecto: i) que desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual los signos confrontados tienen estructuras morfo-sintácticas fácilmente diferenciables por parte del público consumidor; ii) que la expresión STRIDES TAZPEN es sustancialmente diferente a la marca TRIDEX, ya que el cambio de la letra X por la S supone un sonido consonántico distinto, que reviste a los signos cotejados de una distintividad extrínseca que los hace diferenciables en el mercado; iii) que mientras la expresión TRIDEX es de fantasía, la palabra STRIDES tiene significado en el idioma inglés (significa ZANCADAS); y iv) que al existir elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión entre las marcas no es necesario verificar si hay o no conexión competitiva, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos identificados con cada una de las marcas.
3.2.- La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercera con interés directo en el proceso, al contestar la demanda precisó:
3.2.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó debidamente las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que para negar el registro de una marca debe existir tanto la similitud con otro signo como el riesgo de confusión entre ellos, y esto no sucede en el presente asunto, más aun si se tiene en cuenta que la marca se solicitó para distinguir un “producto farmacéutico a base de Piperacilina y Tazobactam” y la marca opositora está registrada para identificar todos los productos de la Clase 5ª.
3.2.2. Que el estudio de registrabilidad se hizo adecuadamente, puesto que las marcas se deben analizar en su conjunto, evitando fraccionar sus elementos, y en ese examen se determinó con claridad que entre ellas no existen similitudes ortográficas, gramaticales y/o fonéticas que puedan inducir al público consumidor en error.
3.2.3. Que no es cierto que la expresión TAZPEN sea un término débil o genérico sino que se trata de una expresión evocativa; que la normativa andina en ninguna parte prohíbe el registro de marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica; que en la demanda se analizan en forma individual las partículas TAZ y PEN pero no se tiene en cuenta que al unirlas conforman una expresión de fantasía de tipo evocativo perfectamente registrable; y que en ese orden, la expresión STRIDES TAZPEN es registrable al ser la combinación de dos palabras que en su conjunto crean una expresión distintiva.
3.2.4. Que desde el punto de vista gráfico son claras las diferencias entre las marcas confrontadas, como se advierte de una simple observación de su estructura.
3.2.5. Que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED es titular de sendos registros marcarios en la Clase 5ª en los que se incluye la palabra STRIDES.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La parte actora y la entidad demandada, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones expuestas tanto en la demanda como en el escrito de contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 252 a 271). El tercero con interés en el proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.
V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 013-IP-2012 de fecha 1º de junio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo STRIDES TAZPEN (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.
CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.
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