Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007






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LEY 1455 DE 29 DE JUNIO DE 2011

(Junio 29)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
JURISPRUDENCIA:

  • Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-251 de 28 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.


EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid rela­tivo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos Internacionales mencionados).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 61 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid rela­tivo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa de la del texto en español del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid rela­tivo al Registro Internacional de Marcas, tomada de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual consta de diecinueve (19 folios).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y de acuerdo con los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas’, adoptado en Ma­drid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007”, por los motivos que se exponen a continuación:
Introducción
Las marcas cumplen un importante papel en la organización de los mercados. De una parte, permiten a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, con lo cual se les ga­rantiza que el prestigio que se atribuye a sus productos o servicios, está protegido, y solamente el titular podrá usar legítimamente sus propias marcas. Las marcas cumplen una función de información, ya que en la mente de los consumidores, ellas son asociadas con los productos o servicios que identifican. Es decir, el consumidor cuando ve el signo lo transforma en información relativa a los productos o servicios a los que se aplica, por ejemplo, la calidad, la seguridad, la eficacia, así como los valores del empresario que están detrás de la fabricación, distribución o prestación de los mismos.
De otra parte, las marcas son la herramienta de que se valen los consumidores para no ser confundidos ya que, por medio de ellas, se diferencia e identifica aquello que se quiere comprar de lo que no, evi­tando ser engañado. Es decir, el adecuado funcionamiento del sistema de marcas no es solamente del interés de los titulares de los derechos sino que, igualmente, es del interés de las entidades responsables del correcto funcionamiento de los mercados.
La protección de las marcas en Colombia se logra por medio de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, con­forme lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina nacional competente”. Las estadísticas muestran un número importante de solicitudes de marcas en Colombia, cifra que además aumenta cada día. En el 2008 un total de 23.461 solicitudes fueron presentadas, de las cuales 13.898 corresponden a solicitantes nacionales (o residentes en Colombia) y 9.563 a solicitudes presentadas por extranjeros. En términos porcentuales, las marcas de nacionales representan hoy aproximadamente el 60% del total de las solicitudes. Los gráficos 1 y 2 de solicitudes de marcas en Colombia figuran en el Anexo.
Sin embargo, teniendo presente que hoy en día tanto empresas grandes como medianas y pequeñas, tienen una mayor actividad internacional, la protección fuera de Colombia es de gran interés para los empresarios colombianos. En 2006, empresarios colombianos depositaron más de 1.200 solicitudes de marcas en otros países. Igualmente, en atención a la importancia del mercado colombiano para un significativo número de empresarios extranjeros, la protección de ellos en el país es prioridad de esas empresas.
El sistema que existe actualmente en Colombia, se basa en el registro de marcas país por país (sistema consagrado en el Convenio de París de 1883, tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y del cual Colombia es miembro desde 1996). Este sistema tradicional, muy pronto conoció sus propios límites, en particu­lar por las dificultades que representa para un empresario el tener que presentar múltiples solicitudes en idiomas diferentes, el pago de tasas en monedas distintas, el manejo de procedimientos jurídicos diversos, entre otros, por lo que el Arreglo de Madrid (Tratado de 1891, administrado por la OMPI), abrió las puertas desde finales del siglo XIX a un mecanismo de registro internacional de marcas.
El sistema de Madrid, compuesto por el Arreglo de Madrid y el Pro­tocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Interna­cional de Marcas, se ha consolidado como un mecanismo idóneo para la protección internacional de las marcas. Uno y otro tratado tienen una estructura similar y una finalidad común: facilitar la protección de las marcas de productos y servicios en el plano internacional por conducto de un sistema de registro sencillo y económico. Ambos se rigen por un reglamento común1 y una serie de instrucciones administrativas y puede ser utilizado por personas naturales y entidades jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial o su domicilio en un país que sea parte en el Arreglo o el Protocolo de Madrid o que sean nacionales de uno de esos países.
A finales de 2007, el sistema contaba con 483.210 registros internacio­nales, que se traducían en 5.4 millones de designaciones vigentes. Una de las razones de este aumento significativo, como lo veremos más adelante, es una importante reducción de costos. En más del 50% de los casos de registros internacionales llevados a cabo en el año 2007, el pago de tasas fue inferior a 3.000 francos suizos (USD 3.200 aproximadamente)2. Otro importante dato es que casi en un 80% de los registros internacionales, los titulares son empresas o personas que tienen una o dos marcas re­gistradas, mientras que las grandes empresas, con portafolios de más de 100 marcas es de 0.19%3.
El Protocolo de Madrid.
El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo de Madrid”), es un tratado internacional que brinda a los nacionales de los Estados miembros un procedimiento para proteger sus marcas de pro­ductos y servicios en mercados de exportación. El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 y entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, siendo objeto de modificación el 3 de octubre de 2006 y, posteriormente, el 12 de noviembre de 2007. Ambos tratados son administrados por la OMPI, cuya Sede está en Ginebra.
Características específicas del Protocolo de Madrid
1 El Reglamento Común actual entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.
2 El gráfico 3 de tasas pagadas por registro internacional en 2007 figura en el Anexo.
3 El gráfico 4 de marcas en vigor en el Registro Internacional figura en el Anexo.
El Protocolo de Madrid ha introducido una serie de elementos nuevos en el sistema de registro internacional de marcas, originalmente creado sobre la base del Arreglo de Madrid. La finalidad de dichos elementos es favorecer la adhesión de nuevos Estados y de determinadas organiza­ciones intergubernamentales que han creado su propio sistema regional de registro de marcas, como la Comunidad Europea.
Entre las características particulares del Protocolo de Madrid cabe destacar las siguientes:
- En lo que respecta a las tasas, en el Protocolo se contempla que las Partes Contratantes fijen por sí mismas el importe de las tasas (“tasas individuales”) que desean recibir por cada designación de la que sean objeto en una solicitud o registro internacional, a condición de que dicho importe no sea superior a las tasas nacionales correspondientes;
- En lo que respecta a los plazos de denegación, en el Protocolo se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes sustituyan el plazo general de 12 meses para la notificación o la denegación de protección, por un plazo de 18 meses o, cuando la denegación esté basada en una oposición, por un plazo todavía más largo.
El alcance geográfico del Protocolo de Madrid ha ido aumentando rá­pidamente desde su entrada en vigor (diciembre de 1995). Al 31 de mayo de 2010, 82 Estados y una Organización intergubernamental ya se han adherido a ese Tratado. A ese respecto, cabe mencionar que el Protocolo entró en vigor con respecto a la Comunidad Europea, el 1 de octubre de 2004. El cuadro 5 de las principales Partes Contratantes usuarias y el listado de los miembros de la Unión de Madrid figuran en el Anexo.
Ventajas que ofrece la adhesión al Protocolo de Madrid
La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece varias ventajas a los titu­lares de registros de marcas, a la economía del país y al gobierno de los países miembro.
Ventajas para los titulares de registros de marcas
– Para registrar una marca en el extranjero, las empresas tienen que presentar solicitudes en cada uno de los países y Oficinas regionales en los que desean obtener protección, y eso supone un trámite distinto en cada Oficina y la utilización de diferentes idiomas, lo que conlleva gastos de traducción. También supone el pago de tasas de registro en distintas monedas, lo que conlleva gastos imputables a la tasa de cambio. Por último, en la mayor parte de esos países supone recurrir a un agente o un mandatario, lo que supone un aumento considerable de los costos.
– Una vez registrada su marca en el extranjero, las empresas exporta­doras deben velar por mantener en vigor dichos registros en sus mercados de exportación. En toda renovación y todo cambio en la titularidad, el nombre o la dirección deben realizarse en cada país en el que el titular haya registrado la marca. Y ello conlleva también diferentes trámites en cada país, con los consiguientes gastos por concepto de tasas, traducción y representación.
– Las empresas que se ven más afectadas por los considerables costos que entraña el registro y el mantenimiento de sus marcas en otros países son las pequeñas y medianas empresas. Es evidente que una gran empresa puede permitirse el lujo de dedicar fondos considerables para proteger sus marcas en el extranjero, mientras que, habida cuenta de los elevados costos de tramitación, difícilmente quedará al alcance de una pequeña o mediana empresa el registro de sus marcas en otros países.
– Con la adhesión al Protocolo de Madrid, las compañías tienen la posibilidad de obtener protección para sus marcas y mantener dicha protección en un número cada vez más elevado de países y por conducto de un trámite sencillo y económico. Basta con presentar, por medio de la Oficina nacional de propiedad industrial, una única solicitud (inter­nacional) en un idioma, en la que se designe a los países en los que se desea obtener protección, y pagar un único conjunto de tasas en una única moneda (franco suizo). Se evita así tener que presentar solicitudes separadas en cada país en el que se desea obtener protección. Se evita también la obligación de tener que pagar tasas en diferentes monedas y de efectuar la renovación de distintos registros nacionales. Además, todo cambio posterior en relación con el registro de la marca (por ejemplo, un cambio en la titularidad o la dirección) puede inscribirse en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite.
– En el actual contexto económico, la posibilidad de obtener sencilla y económicamente protección para las marcas viene a ser una ventaja evidente para las empresas, a la vez que un factor que favorece la ex­portación.
Ventajas para la economía nacional y el Gobierno
– Cabe también deducir que la adhesión al Protocolo de Madrid irá en beneficio de la economía nacional en general y del presupuesto del Estado en particular.
– La adhesión al Protocolo de Madrid es un factor que favorece las exportaciones, en la medida en que simplifica la protección de las marcas colombianas en el extranjero. Además, es un medio para que las empre­sas de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con mayor facilidad protección para sus marcas en el país en cuestión, dado que lo único que tienen que hacer es designar al país de que se trate en su solicitud internacional. Y ello contribuirá a un clima todavía más propicio para las inversiones del extranjero.
– En lo que respecta a las ventajas que puede suponer para el presu­puesto del Estado, la adhesión al Protocolo contribuye a generar ingresos pues, por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país recibe:
· Una participación del total correspondiente a los complementos de tasas recaudados por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos), más una participación en el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase;
· El importe de una tasa individual, en el caso de que el país haya hecho una declaración en la que se pronuncie por esa opción a los fines de fijar el importe de tasas que aplicará cada vez que sea designado en una solicitud internacional, a condición de que dicho importe no sea superior a la tasa nacional correspondiente.
· Gracias a las estadísticas se sabe que la adhesión de un país al sistema de Madrid se traduce en un aumento gradual del número de marcas cuya protección se solicita en el país (y que resulta de la suma de las solicitu­des recibidas por la vía nacional y las designaciones recibidas por la vía internacional). Ello se explica por el hecho de que, para el propietario de una marca, es relativamente fácil y económico designar a un país en su solicitud internacional.
· En lo que respecta al volumen de trabajo para la Oficina nacional de marcas, la adhesión al Protocolo no conlleva un número abrumador de nuevas solicitudes, antes bien, un aumento paulatino de las actividades de registro. Además, y aunque la Oficina deba efectuar, con respecto a las solicitudes de registro de marcas presentadas con arreglo al Proto­colo, el habitual examen de fondo, no tiene que ocuparse de realizar el examen de forma ni de publicar la marca, si así lo estimara la Oficina Nacional Competente, dado que de esos procedimientos se encarga la Oficina Internacional.
Consecuencias de la adhesión
La adhesión al Protocolo genera, entre otras, las siguientes conse­cuencias:
– Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede ser parte en el Protocolo de Madrid sin incurrir en contribución financiera adicional alguna.
– El Protocolo de Madrid entra en vigor tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.
– Toda Parte Contratante del Protocolo de Madrid es miembro de hecho de la Asamblea de la Unión de Madrid4 quien, entre las funciones más importantes a su cargo, tiene la de aprobar las modificaciones en el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid que rige los procedimientos para la aplicación de estos últimos.
– La principal obligación de fondo que contrae un país al adherirse al Protocolo de Madrid es velar por que el Artículo 4.1) del instrumento surta efecto. Con arreglo a esa disposición, toda marca inscrita en el Registro Internacional y respecto de la cual haya sido designado un
4 La Unión de Madrid está integrada por las Partes Contratantes del Arreglo y el Protocolo.país, deberá quedar protegida en ese país a partir de la fecha en que se haya efectuado la inscripción en el Registro Internacional, de la misma manera que si esa marca hubiera sido objeto de una solicitud directa ante la Oficina Nacional de Marcas. Ahora bien, dicha Oficina tiene plenas facultades para proceder a un examen de fondo de la marca y, con arre­glo al plazo estipulado en el Protocolo, denegar la protección de dicha marca (total o parcialmente). Si la Oficina no efectúa notificación alguna de denegación dentro del plazo aplicable, se considerará que la marca pasa a estar protegida de la misma manera que si hubiera sido registrada directamente ante dicha Oficina.
Otras consideraciones para la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid y su análisis
Entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta para proponer la adhesión al Protocolo de Madrid están:
Primera: La clase empresarial colombiana a través del Consejo Gremial Nacional ha solicitado la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, considerando la conveniencia que el mismo representa para el país5.
Segunda: Un porcentaje importante de países miembros de este trata­do corresponde a países en desarrollo6. Algunos de estos países vienen haciendo un uso intenso del sistema, entre otros, de un total de 39.945 solicitudes de registro internacional de marcas presentadas en el 2007, China fue la Oficina de origen de 1.444, y Turquía de 717 (habiendo dado origen, en el caso de Turquía, a más de 10.000 designaciones de Partes Contratantes, equivalentes a solicitudes de marcas depositadas directamente ante las Oficinas competentes). Algunos países muestran un incremento importante en su utilización. Por ejemplo, la República de Corea aumentó en un 73% el número de solicitudes frente al 2006 (pasó de 190 a 330 solicitudes), Singapur y Marruecos fueron las Oficinas de origen de 146 y 93 solicitudes respectivamente7.
Tercera: No obstante que el trámite prevé que la labor de publicación de los registros internacionales es encomendada por el Tratado a la Oficina Internacional, la cual publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, con una periodicidad promedio de 4 veces por mes en acceso gratuito en el sitio Internet: http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/http://www.wipo.int/madrid/es/ga­http://www.wipo.int/madrid/es/gazette/zette/, el Tratado permite la publicación de un aviso relativo al registro internacional en el órgano de publicidad que se utilice para los trámites nacionales, según la legislación interna de cada Estado miembro. Es de­cir, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, se podrá publicar ese aviso o inclusive la información completa que aparece en la publicación de la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.
Adicionalmente, la OMPI remitirá su Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, la que estará disponible para consulta en las instalacio­nes de la SIC. Igualmente la mencionada Gaceta se encuentra disponible para consulta pública gratuita vía Internet.
Cuarta: El Protocolo no reemplaza la normativa interna de marcas, ni la Oficina Internacional a la Oficina nacional de marcas, simplemente se crea una opción de registro internacional a favor de los titulares de marcas.
Quinta: Con la entrada en vigor del Protocolo la SIC mantiene todas las competencias de Ley, incluyendo la facultad de denegar una marca por presentarse una de las causales de la Decisión Andina 486 (Artículo 5 del Protocolo).
Por ello, las únicas competencias que se ceden, son las relativas a las formalidades de un registro internacional, que serán aquellas establecidas en el Protocolo (las que no aplican para las solicitudes nacionales de marcas), con lo cual, se logra un importante avance en la armonización de los aspectos formales. Por esta razón, una vez registrada esa marca por la Oficina Internacional (la que estudia el cumplimiento de estas formalidades), se le reconoce que tiene los mismos efectos de una “so­licitud de marca” en el territorio nacional.
5 Ver carta de fecha 31 de diciembre de 2004 del señor Luis Carlos Villegas Echeverry, Presidente del Consejo Gremial Nacional, dirigida al Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
6 El cuadro 5 de Partes Contratantes usuarias que presenta el número de solicitudes presentadas por Parte Contratante figura en el Anexo.
7 Estadísticas tomadas de la reseña de actividades del sistema de Madrid, 2007, publicada por la OMPI.
Sexta: El Protocolo de Madrid al regular el registro internacional de marcas es compatible con la normativa andina que regula el procedimiento de registro de marcas nacionales en los países andinos.
Conclusiones
El Protocolo de Madrid tiene la virtud de abrir una nueva ruta de opor­tunidades para que las personas o empresas (nacionales, residentes con establecimientos comerciales o industriales o extranjeras) en Colombia, protejan sus marcas en el exterior (gráficos 1 y 2 del Anexo). Las estadís­ticas de Turquía (Gráficos No. 6 y 7 del Anexo), muestran un incremento significativo de las solicitudes de registro de origen turco en el exterior a partir del momento de la adhesión de Turquía al Protocolo: de 1.216 solicitudes en 1998 pasa a 13.014 en el 2007 de las cuales 11.522, o sea aproximadamente el 88%, son designaciones efectuadas por intermedio del sistema de Madrid.
En consecuencia, el Protocolo, si bien no elimina el sistema tradicio­nal de registro, implica una ruta más económica y sencilla para que las empresas protejan sus marcas en Colombia y en el exterior, mejorando su competitividad en el mercado global y preservando el bienestar de los consumidores.
Adicionalmente permite hacer más eficiente a la entidad encargada del registro de marcas en Colombia ya que, si bien hay un aumento importante de ese registro, este es progresivo y se ve acompañado de dos elementos: unos mayores ingresos para la administración por la vía de las tasas y una racionalización del trabajo de la Oficina de propiedad intelectual. Esto se debe a que no tendrá que ocuparse del tema de las formalidades de las solicitudes presentadas en otras Oficinas de origen, lo que le permitirá focalizarse, en las que Co­lombia sea designada, en los temas de su mayor interés; entre otros, publicación del registro internacional para garantizar la adecuada defensa de terceros por la vía de las oposiciones, aceptar o negar en Colombia el registro internacional, definir los recursos que sean interpuestos, etcétera.
Por los motivos antes expuestos, los Ministros de Relaciones Exte­riores y de Comercio, Industria y Turismo, solicitan respetuosamente al Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas’, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007”.
De los honorables Senadores y Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Jaime Bermúdez Merizalde.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luis Guillermo Plata Páez.
ANEXOS
GRÁFICO 1
Número total de solicitudes de marcas presentadas en Colombia 1992-2008



o

Solicitadas

Nacionales

Extranjeras

1992

12.086

6.302

5.784

1993

14.198

8.192

6.006

1994

15.105

8.213

6.892

1995

14.156

6.761

7.395

1996

14.731

6.740

7.991

1997

15.668

7.081

8.587

1998

14.412

6.432

7.980

1999

13.821

5.896

7.925

2000

16.610

6.965

9.645

2001

16.001

7.854

8.147

2002

15.296

8.180

7.116

2003

16.365

8.880

7.485

2004

16.930

10.679

6.251

2005

19.937

11.877

8.060

2006

21.669

13.269

8.400

2007

24.006

14.114

9.892

2008

23.461

13.898

9.563


GRÁFICO 2
Porcentaje del número total de solicitudes presentadas en Colombia 1992-2008



GRÁFICO 3

Tasas pagadas por registro internacional (2007)




CHF = Francos Suizos.
RI= Registro Internacional.
GRÁFICO 4
Marcas en vigor en el Registro Internacional a 31 de diciembre de 2007



Registros vigentes

Marcas, por titular
de Registro


Número de titulares
de Derechos


 










1-2 Marcas

153.033

31,67%

3-10 Marcas

123.122

25,48%

11-100 Marcas

129.839

26,87%

101-500 Marcas

51.559

10,67%

> 500 Marcas

25.610

5,30%







483.210

99,99%



Titulares de Derechos

Marcas, por titular
de Registro


Número de titulares
de Derechos


 

1-2 Marcas

127118

79,74%

3-10 Marcas

26604

16,69%

11-100 Marcas

5395

3,38%

101-500 Marcas

279

0,18%

> 500 Marcas

24

0,02%







159.420

100,00%
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