Superintendencia de Industria y Comercio






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D. C., siete (07) de febrero de 2013

Radicación núm.: 11001 0324 000 2007 00101 00

Actor: ALIMENTOS CONCHITA S. A.

La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad contra la Resolución No. 31982 de 29 de noviembre de 2006, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual concedió el registro de la marca nominativa “CONCHITA”.
I.- LA DEMANDA

ALIMENTOS CONCHITA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:
1. Pretensiones
Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 31982 de 29 de noviembre de 2006, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 05 – 113983, mediante la cual se concedió el registro de la marca CONCHITA (nominativa) para distinguir servicios de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la entidad demandada realizar la inscripción correspondiente y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Tercera.- Condenar en costas a la entidad demandada.
2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda
Se refieren al trámite de la solicitud presentada ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio con el objeto que se concediera el registro de la marca mencionada, para distinguir servicios de la clase 30 de la Clasificación Internacional.
La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, solicitó el 9 de noviembre de 2005 el registro como marca del signo denominativo CONCHITA, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 559 de 30 de diciembre de 2005, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
Posteriormente, La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 16190 de 21 de junio de 2006, resolvió negar el registro del signo solicitado al considerar que el mismo era confundible con la marca denominativa CONCHITA Y ROGELIO, registrada a nombre de la sociedad ALIMENTOS CONCHITA LTDA, para amparar productos de la clase 30 y bajo el certificado No. 296234.
En vista de lo anterior, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó recurso de reposición y de apelación contra el acto administrativo que negó el registro correspondiente, recurso que fue resuelto mediante la Resolución No. 26418 de 11 de octubre de 2006, confirmando el acto impugnado y concediendo el recurso de apelación.
Al resolver el recurso de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la Resolución No. 31982 de 29 de noviembre de 2006 decidiendo otorgar el registro de la marca CONCHITA.

3. Normas violadas y concepto de la violación

Señala como tales los artículos 136 literales a) y b), y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el artículo 61 de la Constitución Política por las razones que se resumen así:
La expresión CONCHITA es idéntica a la expresión CONCHITA contenida en el signo previamente registrado CONCHITA Y ROGELIO, por ello el consumidor asociará la marca cuestionada con la opositora, cuyo titular es la sociedad ALIMENTOS CONCHITA LTDA.
La comparación visual de los signos en conflicto da como resultado la confusión a la que se verá expuesta el consumidor al asumir una procedencia empresarial común entre una y otra marca.
Ortográficamente hay similitud ya que la expresión CONCHITA presente en ambas marcas es idéntica, situación que también se predica de la similitud fonética y de la similitud la ideológica, presentándose un ostensible riesgo de asociación entre las marcas en conflicto.
Precisa que el registro de la marca CONCHITA Y ROGELIO (Nominativa) fue solicitado el 23 de septiembre de 2004 y concedido el 21 de abril de 2005, mientras que el registro de la marca CONCHITA (Nominativa) fue concedido el 29 de noviembre de 2006,
Asegura que la marca CONCHITA Y ROGELIO fue registrada con anterioridad a la marca CONCHITA, siendo la primera solicitada el 23 de septiembre de 2004 y concedida el 21 de abril de 2005, y la segunda concedida el 29 de noviembre de 2006. Sumado a ello, esgrime que la marca cuyo registro se pide anular distingue productos del mismo tipo de los distinguidos por los registros de la marca opositora.
En lo referido a la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sostiene que la Superintendencia conocía la existencia de una sociedad denominada CONCHITA Y ROGELIO constituida previamente a la solicitud y otorgamiento del registro de la marca CONCHITA, situación que violenta el nombre comercial de la parte demandante.
Para el actor, se vulnera el literal d) del artículo 150 de la decisión 486, en la medida que se omitió la presunción allí regulada que dispone que, tratándose de signos idénticos para productos idénticos, se presumirá el riesgo de confusión.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA




1.- La Superintendencia de Industria y Comercio.
Adujo que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que era procedente otorgar el registro de la marca solicitada no obstante que los signos en cuestión comparten la expresión CONCHITA.


2.- Tercero interesado - Federación Nacional de Cafeteros.
Manifestó que la demandante no presentó oposiciones en el trámite administrativo, por lo que su omisión permite inferir que estuvo de acuerdo con lo que la Superintendencia decidiera.
Así mismo, contesta argumentando que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, ya que el análisis se debe realizar sin fraccionar los signos en conflicto.
Para el tercero interesado, CONCHITA se refiere a la mula que acompaña a Juan Valdez y que representa a la Federación Nacional de Cafeteros, de manera que no se presenta riesgo de asociación.
En lo atinente al nombre comercial, afirma que la demandante no demostró el uso del nombre comercial ALIMENTOS CONCHITA LTDA., y que el artículo 155 de la Decisión 486 no resulta aplicable en el presente caso.

III.- PRUEBAS



Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportaron las partes, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
La parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado se manifestaron reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en las respectivas contestaciones.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas dada en el PROCESO 23-IP-2011, con fecha 23 de junio de 2011, concluye que:
1° Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irresgistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
2º No son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o anteriormente solicitada para registro destinada para los mismos servicios o productos o para servicios o productos frente a los cuales el uso de la marca genere confusión y/o asociación, siendo para ello suficiente el riesgo de que se incurra en éstos.
3° El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
4° No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si ello es de tal entidad que induzcan al consumidor a error confundiendo o asociando uno y otro.
5° Para establecer la similitud entre dos marcas se debe estudiar la conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas, y las actividades económicas del nombre comercial de suerte tal que si dicha conexidad no se presenta deberá ampararse la solicitud de registro.
6º Se debe determinar si el nombre comercial del demandante era usado real, efectiva y constantemente en el mercado para amparar su protección.




VI.- CONSIDERACIONES



1.- El acto administrativo enjuiciado
Está conformado por la Resolución No 31982, de 29 de noviembre de 2006 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca CONCHITA (nominativa) para distinguir servicios de la clase 30 internacional.
2.- Examen de los cargos
De conformidad con las supuestas normas violadas y el concepto de la violación expuesto en la demanda, así como con la contestación de la misma que sustentaron tanto la entidad nacional (Superintendencia) como el tercero interesado, más la interpretación prejudicial allegada al proceso por el Tribunal Andino de Justicia, le corresponde a la Sala concretar los siguientes asuntos:
i). Determinar si el signo CONCHITA se encuentra incurso en causal de irresgistrabilidad contenida en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486.
ii). Determinar si existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto.
iii). Determinar si existe vulneración al nombre comercial de la actora.
Dicho lo anterior, se advierte que el presente caso plantea la posible confusión entre dos signos nominativos, uno de ellos conformado por dos palabras (compuesto) y el otro por una sola (simple). Por consiguiente, se debe verificar qué tanta semejanza hay entre los signos enfrentados y en qué medida esta puede afectar la registrabilidad de la marca enjuiciada, todo esto, atendiendo los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando advierte:
“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”
Observa la Sala, que para lo anterior debe adoptar el marco interpretativo comunitario plasmado en la interpretación prejudicial traída al plenario, de forma tal que la comparación de dichos signos se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados que caben resumir así:


  • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.




  • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.




  • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.




  • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado (folio 262).


Así mismo, la interpretación prejudicial señala que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” (folios 262)

Siendo así, dispone la Sala realizar el correspondiente cotejo para determinar si existe o no riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

C

O

N

C

H

I

T

A




Y




R

O

G

E

L

I

O

1

2

3

4

5

6

7

8




9




10

11

12

13

14

15

16


MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA

C

O

N

C

H

I

T

A

1

2

3

4

5

6

7

8


Tratándose de la comparación de marcas que difieren en su composición, siendo una de ellas compuesta, deviene trascendente para el examen de registrabilidad aplicar lo dispuesto por el Tribunal Andino al señalar:
“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).(Folio 264).
En consecuencia, se deberá estudiar si existen vocablos diferenciadores que otorguen suficiente individualidad al signo correspondiente. En efecto se observa que las expresiones Y ROGELIO que componen la marca opositora se enarbolan como elementos diferenciadores relevantes que permiten identificar esa marca con la marca CONCHITA.
Sin dudas para la Sala, el impacto que genera la expresión Y ROGELIO, complementaria al vocablo CONCHITA que comparten los signos, hace que el consumidor diferencie claramente una y otra sin que se predique riesgo alguno.
Aún más, realizando el cotejo desde la similitud fonética que se pueda presentar, no se observa que se genere gran impacto, ya que si bien la primera palabra de la marca opositora es idéntica a la expresión que compone la totalidad de la marca cuestionada, esta reviste un sonido diferente:

CONCHITA – CONCHITA Y ROGELIO – CONCHITA

CONCHITA – CONCHITA Y ROGELIO - CONCHITA

CONCHITA – CONCHITA Y ROGELIO – CONCHITA

La expresión “Y ROGELIO” resalta la diferencia fonética, por lo que no puede decirse que se presenta similitud de este tipo vistas las marcas cada una en conjunto sin que sean fraccionadas. En este punto debe advertirse que el consumidor no fracciona las palabras ni elementos que conforman el signo, por lo que mal haría la entidad nacional en realizar el examen de registrabilidad separando los elementos de cada signo como al parecer pretende el actor.

En cuanto a la similitud ideológica, a juicio de esta Corporación y en orden a procurar una posición similar a la del consumidor frente a los signos en contienda, se debe decir que la marca CONCHITA por sí sola evoca el nombre de una mujer mientras que, acompañada de los vocablos “Y ROGELIO” representa una pareja, de modo tal que no es lo mismo imaginar una persona del género femenino a una pareja compuesta por personas de ambos géneros.

Por otra parte, señala la jurisprudencia andina traída al plenario, que la permanencia en una misma clase de producto o servicio no crea por si sola riesgo de confusión, dicha circunstancia no presupone que se acuda a los mismos canales de comercialización o similares medios de publicidad, de forma tal que no es dable presumir por ese hecho que exista conexidad competitiva.
En lo referido al nombre comercial, la Sala debe recordar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en la interpretación prejudicial anotada en el presente asunto sostuvo:
“En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo CONCHITA fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial ALIMENTOS CONCHITA LTDA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.”2

La actora no probó el uso real, efectivo y constante del nombre comercial ALIMENTOS CONCHITA LTDA, en la medida que no aportó al proceso medio probatorios que demostraran la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos o servicios propios de la actividad que cobija dicho nombre, de manera que tampoco en este aspecto se le encuentra razón a la demandante.
La Sala finalmente observa que no hay lugar para condenar en costas a la parte demandante en tanto que las mismas no fueron causadas de conformidad con lo establecido en la ley.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

Segundo: Reconocer como apoderada de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA a la doctora CAMILA SANTAMARÍA BALEN, de conformidad con el poder otorgado visible a folio 247

Tercero: Quedando en firme la presente decisión, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 07 de febrero de 2013.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA

1 Folios 252 a 273 del cuaderno principal.

2 Folio 269.

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